Сделки по слиянию и поглощению в Великобритании имеют свои особенности. В данном обзоре мы проанализируем как сделки M&A влияют на передачу прав интеллектуальной собственности, а также почему важно проводить процедуру должной осмотрительности.
Передача прав на объекты интеллектуальной собственности и технологии обычно проводится в сделках по слиянию и поглощению в Великобритании, после того, как произошло:
- выявление всех зарегистрированных прав ИС и заявок на регистрацию, которые принадлежат целевой группе, и подтверждение того, что членом целевой группы является зарегистрированный владелец;
- выявление были или есть какие-либо возражения или проблемы в отношении действительности или прав собственности на эти права ИС;
- зарегистрированы ли обеспечительные интересы или лицензии против этих прав ИС;
- пересмотре условий любых лицензий на интеллектуальную собственность, предоставленных членам целевой группы или их членами, и оценка:
- рассмотрении соглашений целевой группы с бывшими или настоящими сотрудниками, подрядчиками и консультантами, чтобы оценить, владеет ли член целевой группы всеми правами на изобретения и другие созданные ими работы и наложил ли на них соответствующие обязательства по конфиденциальности;
- рассмотрении и анализе всех других соглашений в области ИС (или положений ИС в соглашениях), включая соглашения о научных исследованиях и разработках, соглашения о стратегических альянсах, соглашения о производстве, поставках и распространении, а также соглашения об урегулировании;
- определении и анализе политик и процедур целевой группы по защите прав ИС и мер, которые компания принимает для защиты ценных ноу-хау и конфиденциальной информации;
- выявлении и анализе любых претензий или споров, связанных с ИС, в которые вовлечена или была вовлечена целевая группа;
- анализе соответствия целевой группы требованиям GDPR;
- проверка степени и последствий любых нарушений конфиденциальности данных или инцидентов безопасности.
Проведение процедуры должной осмотрительности неотъемлемая часть при слиянии и поглощении компаний в Великобритании. Эта процедура включает в себя все вышеперечисленные проверки.
Какие виды ИС можно зарегистрировать в Великобритании
Перед тем, как Вы планируете начать процесс слияния и поглощения компании в Великобритании, необходимо убедиться, что все права интеллектуальной собственности также будут переходить в вашей распоряжение.
В Соединенном Королевстве можно осуществить :
- регистрацию товарных знаков в рамках подачи заявления в IPO в Великобритании (однако также возможно получить права на незарегистрированный товарный знак в Великобритании);
- регистрацию патентов в рамках подачи заявления в IPO в Великобритании, поскольку для защиты патентов требуется их регистрация;
- регистрацию прав на дизайн (включая права на топографию полупроводников в качестве особого типа права на дизайн) в рамках подачи заявления в IPO в Великобритании);
- регистрацию доменного имени.
Зарегистрировать авторские права в Великобритании или осуществить регистрацию ноу-хау невозможно.
Кроме того, существуют также зарегистрированные и незарегистрированные права на интеллектуальную собственность, которые распространяются на весь Европейский союз, в который до Brexit входила Великобритания. К ним относятся торговые марки ЕС и права на дизайн (будь он зарегистрирован или незарегистрирован). Кроме того, в будущем для регистрации будет доступен новый тип патента - унитарный патент, который будет охватывать все страны ЕС, которые ратифицировали Соглашение о едином патентном суде. Великобритания сделала это, но еще предстоит выяснить, будет ли и как Великобритания останется участником этой системы после Brexit.
Due diligence прав интеллектуальной собственности
Надлежащая проверка в отношении интеллектуальной собственности и технологий в Англии, созданных сотрудниками и подрядчиками, в первую очередь включает определение степени участия сотрудников или подрядчиков в разработке материальной интеллектуальной собственности, места расположения этих сотрудников или подрядчиков и условий, благодаря которым они были наняты или заняты.
Это связано с тем, что положение о первичном владении технологиями и изобретениями, созданными или обнаруженными сотрудниками и подрядчиками, является вопросом национального законодательства в юрисдикции, в которой выполнялась работа. В Соединенном Королевстве работодатели, как правило, будут владеть правами на технологии и изобретения, созданные или обнаруженные их сотрудниками в ходе их работы (при отсутствии каких-либо договорных положений об обратном). При отсутствии явного письменного задания права на любую технологию или изобретения, созданные подрядчиком, останутся за подрядчиком (при этом подразумеваемая лицензия может быть предоставлена в пользу компании-разработчика). После раскрытия соответствующих трудовых или подрядных соглашений необходимо проанализировать положения, касающиеся интеллектуальной собственности, чтобы определить, кто является владельцем ИС - разработчики или компания. Все эти моменты, выясняются в ходе процесса слияния и поглощения в Великобритании, чтобы в дальнейшем не было никаких неточностей.
Лицензирование прав интеллектуальной собственности: передача прав
В соответствии с английским законодательством лицензия на интеллектуальную собственность или другие права не могут быть переданы без согласия лицензиара.
Лицензиат имеет право не передавать свои права третьим лицам в отношении ИС. Однако, чтобы уточнить это, большинство лицензий на интеллектуальную собственность или технологии явно запрещают передачу лицензии лицензиатом без согласия лицензиара. Права лицензиара на переуступку обычно осуществляется беспрепятственно, так что он может переуступить лицензию на интеллектуальную собственность любой третьей стороне по предварительному уведомлению лицензиата, но ему не нужно получать согласие лицензиата на это. Если в лицензии ничего не говорится о правах стороны на уступку, согласно английскому законодательству общепринято, что лицензиар имеет право уступить лицензию по своему усмотрению, но лицензиат может сделать это только с согласия лицензиара.
Юристы IQ Decision UK окажут грамотное юридическое сопровождение слияний и поглощений компаний в Великобритании.
