В рамках комплексной юридической проверки компании во Франции покупатель проверяет, находятся ли активы ИС, необходимые для функционирования компании, в собственности или была ли осуществлено получение лицензии на использование объекта интеллектуальной собственности во Франции. Среди принадлежащих активов ИС важно оценить, является ли приобретаемая компания единственным владельцем или эти активы ИС находятся в совместном владении с третьими сторонами, чтобы предвидеть любые потенциальные будущие соглашения об обратной лицензии или перекрестной лицензии, которые, возможно, придется заключить с такими третьими сторонами.
Покупателю также стоит проверить, являются ли будущие принадлежащие ему активы ИС предметом каких-либо потенциальных претензий со стороны третьих лиц, подрядчиков или сотрудников, которые участвовали в создании и регистрации интеллектуальной собственности во Франции. Это также является ключевым вопросом в отношении программного обеспечения, поскольку большинство программ разрабатывается с использованием библиотек с открытым исходным кодом, которые могут наложить на программное обеспечение определенные ограничения в плане использования и распространения.
Что касается лицензированных активов ИС, то при проведении due diligence в сфере интеллектуальной собственности во Франции ключевой акцент уделяется тому, является ли компания эксклюзивным или единственным лицензиатом (т.е. только ли покупаемая компания уполномочена использовать лицензированные активы ИС или лицензиар также может их использовать, в обоих случаях исключая любую третью сторону) или нет, или если лицензия не является эксклюзивной. Наиболее ценные активы ИС обычно находятся в исключительной собственности. Такая оценка требует тщательного анализа различных соглашений, заключенных французской компанией, включая:
- договоры об уступке;
- лицензии;
- клиентские, серверные и арендные соглашения;
- соответствующие условия и положения.
При планируемом выделении активов приобретатели также должны убедиться в том, что создаваемая компания будет обладать необходимыми правами ИС (путем уступки или лицензирования, если соответствующие права ИС будут использоваться обеими компаниями) для самостоятельного ведения бизнеса.
Проведении комплексной юридической экспертизы слияний и поглощений в сфере интеллектуальной собственности во Франции
Потенциальный инвестор или покупатель обычно проводит поиск в общедоступных базах данных ИС. Частные базы данных (т.е. базы данных, требующие абонентской платы) могут дать дополнительную релевантную информацию, включая наличие любых прошлых или ожидающих рассмотрения судебных процессов с участием компании в качестве истца или ответчика, или с участием активов ИС.
В некоторых случаях такие базы данных ИС могут также позволить выявить любые предшествующие или последующие права ИС, принадлежащие третьим лицам, которые могут стать препятствием для использования компанией (и потенциальным покупателем после проведения сделки купли-продажи компании во Франции) ее активов ИС.
Что касается защиты данных, то до вступления в силу GDPR органы по защите данных часто указывали перечень формальностей, которые должны были выполнить компании, на своих соответствующих веб-сайтах. Несмотря на то, что GDPR больше не требует выполнения определенных шагов (поскольку контролеры и обработчики данных должны вести реестр своей деятельности по защите данных), такая информация все еще может быть актуальной для оценки соответствия компании требованиям за период до 25 мая 2018 года.
Регистрация объектов интеллектуальной особенности во Франции
Не все виды интеллектуальной собственности подлежат регистрации во Франции. В отличие от стран общего права, не предусмотрена регистрация авторских прав во Франции (эквивалент авторских прав в США).
Зарегистрировать программное обеспечение во Франции также нельзя. Однако исходные коды могут быть переданы на хранение третьей стороне, например, государственному нотариусу или агентству, занимающемуся вопросами программного обеспечения (например, Агентству по защите программ APP).
Приобретателям обычно необходимо предоставить список интеллектуальной собственности, принадлежащей или используемой компанией или необходимой для ведения бизнеса. Это особенно важно в отношении интеллектуальной собственности, не подлежащей регистрации, поскольку ее невозможно найти, отследить или проверить по общедоступным базам данных. Оценка характера нерегистрируемой интеллектуальной собственности, которой владеет или пользуется компания, и потенциальных связанных с ней ограничений может быть проведена путем анализа прав и обязательств компании, предусмотренных соответствующими контрактами.
Комплексная юридическая проверка обязательств в области ИС во Франции, проводимая в отношении зарегистрированных активов ИС, включает проверку:
- имени зарегистрированного владельца;
- даты регистрации и возможного истечения срока действия;
- существования любой зарегистрированной лицензии или обеспечительного интереса;
- другого потенциального вида ограничений (например, ограниченный класс продуктов или услуг для товарных знаков, неуплата пошлины за продление срока действия патента в данной стране и т.д.).
На права ИС (например, товарные знаки, патенты, фильмы, промышленные образцы, доменные имена, программное обеспечение и базы данных) могут быть предоставлены специальные залоговые права и обеспечительные интересы. В отношении незарегистрированных прав ИС (таких как доменные имена, программное обеспечение и базы данных), поскольку не существует законодательных положений, конкретно касающихся предоставления обеспечительных прав на них, важно определить реестр или базу данных, в которых должно быть зарегистрировано право или обеспечительный интерес, и как обеспечить возможность принудительного исполнения залогового права в отношении третьих сторон.
Должная осмотрительность в отношении разработчиков ИС во Франции
Когда интеллектуальная собственность разработана или создана сотрудником или подрядчиком, важно убедиться, что права на такую интеллектуальную собственность принадлежат компании. Патентоспособные изобретения, разработанные сотрудниками в рамках их трудовой деятельности и во время выполнения ими своих обязанностей, автоматически закрепляются за работодателем, который должен выплатить сотруднику дополнительную компенсацию за такое закрепление.
Те патентоспособные изобретения, которые были разработаны работниками вне рамок их трудовых обязанностей, но с использованием ресурсов, предоставленных работодателем, принадлежат работнику. Работодатель, однако, может потребовать, чтобы право собственности было передано ему за справедливую цену. Изобретения, разработанные работниками вне рамок их трудовой деятельности с использованием собственных ресурсов, принадлежат работнику (статья L 611-7 Кодекса интеллектуальной собственности Франции).
Программное обеспечение, созданное работниками в рамках их трудовой деятельности, автоматически принадлежит работодателю, если трудовым договором не предусмотрено иное (статья L 113-9 Кодекса интеллектуальной собственности Франции).
Все другие объекты интеллектуальной собственности, созданные работником или подрядчиком, с самого начала принадлежат работнику или подрядчику и, следовательно, должны быть переданы работодателю в письменной форме. В частности, рекомендуется, чтобы уступка авторских прав была подробной, в частности, в отношении объема уступаемых экономических прав. Однако уступка экономических будущих прав на произведения не допускается.
Заключение
Проведение комплексной проверки объектов интеллектуальной собственности во Франции – это один из важнейших шагов в ходе покупки компании во Франции. В процессе можно выявить, кому принадлежат права на использование, есть ли какие-то договора на передачу прав на использование (выдача или получение лицензий), могут ли третьи стороны претендовать на ИС. Такая оценка требует тщательного анализа различных соглашений, заключенных французской компанией.
Для получения более детальной информации по данной теме вы можете обратиться за консультацией по регулированию сделок M&A во Франции к нашим профильным специалистам.
