Если вы раздумываете, стоит ли заказать юридические услуги по регистрации торговой марки, то эта статья поможет вам разобраться, зачем это нужно. Все, кто родом из 20-го века, немедленно вспомнят кубик Рубика как свою игрушку прошлого. Действительно, эта разноцветная трехмерная головоломка — одна из самых популярных игрушек всех времен. По всему миру продано более 350 миллионами единиц. В 1974 году венгерский профессор Эрни Рубик изобрел кубик, чтобы помочь своим ученикам понять трехмерные задачи. В 1980 и 1981 годах кубик был удостоен звания “Игрушка года в Великобритании”, и стал самой популярной игрушкой 80-х.

С другой стороны, регистрация торговой марки, товарного знака, это вторая интересная сторона этого дела. Долгие 10 лет велась изнурительная юридическая битва с немецким производителем игрушек Simba Toys, которая закончилась (по крайней мере, на данный момент) 24 октября 2019 года.

Регистрация ТМ в ЕС была реализована в EUIPO в 1999 году Британской компанией по производству игрушек Seven Towns Ltd, которая зарегистрировала кубик Рубика в качестве трехмерного знака. Затем регистрация была передана Rubik’s Brand Ltd (“Рубик”) в 2014 году.

В 2006 году  конкурент Simba Toys подал заявку на объявление торгового знака недействительным. Конкурент считал, что конструкция кубика включала техническое решение (возможность вращения), которое должно было быть защищено патентом.

Заявка была отклонена EUIPO (через 2 года Второй апелляционный совет подтвердил решение), потому что регистрация торгового знака в 3D не противоречила статье 7(1) (ii) Правил 40/94. Это правило о том, что знаки не должны регистрироваться (для получения технического результата), если включают только форму товара.

Европейский суд справедливости установил, что регистрация товарного знака в ЕС должна включать элементы функциональности товара, а не только графическую презентацию.

Simba Toys  подала иск в суд об отмене решения EUIPO в Генеральный суд («GC») (T-450/09). 25 ноября 2014 года GC отклонил иск на том основании, что существенные характеристики куба не выполняли никаких технических функций. Simba Toys снова подала апелляцию в CJEU, где получила решение в свою пользу (C-30/15 P). Европейский суд справедливости заявил,

что комплексный анализ в контексте регистрации торговой марки в EU должен включать не только графическою презентацию товарного знака, но также и другие элементы - даже невидимые - связанные с функциональностью самого товара.

Результатом этого решения CJEU стало то, что Первый апелляционный совет EUIPO отменил первоначальное решение и объявил оспариваемый знак недействительным. Другими словами, он пришел к выводу, что товарный знак в целом подпадает под действие запрета, установленного в статье 7 (1) (e) (ii) Регламента 40/94 (теперь статья 7 (1) (e) ( ii) Положения 2017/1001).

В этот момент Рубик обратился в GC (Дело T-601/17) с просьбой об отмене указанного выше решения Апелляционного совета EUIPO. Генеральный суд глубоко проанализировал предполагаемого нарушения статьи 7 (1) (е) (ii) Правила 40/94. Прежде всего,

GC подчеркнул, что ключевое положение, то есть статья 7 (1) (e) (ii), направлено на защиту общественных интересов.

Регистрация товарного знака, ТМ,  не должна предоставлять компаниям монополию на технические решения или функциональные характеристики продукта.

Согласно устоявшейся прецедентной практике GC:

  • существенными характеристиками знака являются его наиболее важные элементы, которые должны оцениваться в каждом конкретном случае;
  • компетентный орган может основывать такую ​​оценку непосредственно на простом визуальном анализе и на общем впечатлении от товарного знака или на детальном рассмотрении каждого компонента самого знака;
  • после определения основных характеристик формы товара анализ переходит к технической функциональности, которая заключается в определении того, все ли основные характеристики выполняют техническую функцию в отношении рассматриваемого товара.

В деле Рубика GC постановил,

что Апелляционный совет правильно провел простой визуальный анализ и взял за основу восприятие «достаточно проницательного наблюдателя».

 GC заявил, что Апелляционный совет допустил ошибку, указав, что “различия в цветах шести граней куба” составляют существенную характеристику знака, хотя такая ошибка не влияет на законность обжалуемого решения. Вывод GC состоит в том, что ключевые характеристики куба “в общей форме куба” и “черных линиях и маленьких квадратах на каждой грани куба”.
Read also:  Защита данных в ЕС vs защита данных на Каймановых Островах

GC оценил функциональность куба в контексте регистрации товарного знака в EU, и отметил, что черные линии куба необходимы для получения намеченного технического результата, но также и форма изделия является ключевым параметром.

Именно черные линии создают физическое разделение, которое необходимо для поворота различных рядов по вертикали и горизонтали с помощью механизма расположен в центре куба. GC добавил, что “без такого физического разделения куб был бы не чем иным, как твердым блоком, в котором ни один из отдельных элементов не мог бы двигаться независимо от других”.

Форма куба также принципиальна для достижения технического результата. Это еще один важный вывод суда.  “Форма изделия обязательно должна иметь форму куба, то есть правильного шестигранника”. Только так можно достичь функции, которая необходима для такой группы товаров — возможности вертикального и горизонтального вращения рядов маленьких кубиков.

Чтобы зарегистрировать товарный знак в Европе, все его основные характеристики должны быть технически необходимыми для получения предполагаемого технического результата соответствующих товаров, даже если они сами по себе недостаточны для достижения этой цели.

Обе характеристики оспариваемого знака являются существенными и необходимыми для технического результата. Следовательно, знак попадает под основание для отказа в контексте статьи 7 (1) (e) (ii) Положения 40/94. Так Рубик проиграл дело.

Это дело исторически важное. Потому что консолидированная практика EUIPO пошатнулась. Фактически, толкование абсолютных оснований для отказа в Статье 7 (1) (e) EUTMR усложнилось, стало менее ясным, что привело к противоречивым решениям за последние годы.

Наша команда юристов предоставляет комплексные услуги по регистрации торговых марок в UK, EU, US. Мы держим руку на пульсе современной практики в контексте защиты прав интеллектуальной собственности, потому что в каждом конкретном случае ключевые  обстоятельства разные. Чтобы не проиграть дело, как Рубик, свяжитесь с нами, и узнайте все детали, чтобы зарегистрировать ТМ правильно.

Свяжитесь с намиLondon, UKМоскваКиев
Время работы: 09:00-19:00 мск
E-mail: one@iqdecision.com
Skype: IQ Decision
London +44 7562 787794,+44 (0) 1727 761874
Москва +7 958 581 52 95, +7 925 470 50 02 (Messengers)
Киев +38 067 193 11 17
Наш телеграм: @iqdecision
Kemp House, 160 City Road, EC1V 2NX
Номер телефона +44 7562 787794, +44 (0) 1727 761874
Садовническая ул., 14 стр. 2, 115035
Номер телефона +7 958 581 52 95, +7 925 470 50 02 (Messengers)
ул. Владимирская 48, 02000
Номер телефона +38 067 193 11 17