Многочисленные споры по товарным знакам между компаниями Sky plc и SkyKick UK Ltd. в судах Великобритании и ЕС сыграли важную роль в развитии законодательства о товарных знаках. При урегулировании спора в отношении товарных знаков в Европе, было вынесено решение, что SkyKick нарушил права на товарные знаки Sky. Это решение интересно для технологического бизнеса, где разрешение споров в Европе, касается компаний, которые занимаются компьютерным программным обеспечением и телекоммуникационными услугами, при этом имеют или используют зарегистрированные товарные знаки.
Разрешение спора с товарными знаками в ЕС: более детальное описание дела
Для тех, кто не знаком с этим судебным разбирательством, SkyKick начал производство по делу о нарушении прав на товарные знаки в отношении SkyKick в связи с перемещением информации в облако, резервным копированием в облаке и управлением облачными сервисами SAAS. SkyKick предъявил встречный иск о признании недействительными товарных знаков Sky, на основании того, что:
- спецификация товаров и услуг нечетко и неточно сформулирована;
- заявки были поданы недобросовестно.
В октябре 2019 года Европейский суд подтвердил:
- отсутствие ясности и точности в спецификации не является основанием для недействительности ТМ;
- товарный знак может быть признан полностью или частично недействительным по недобросовестно зарегистрированным, если будет предоставлено разумное коммерческое обоснование таких доводов (см. решение по этому вопросу здесь).
В апреле 2020 года компания Arnold LJ подала иск о нарушении прав на ТМ Sky в отношении товаров и услуг, которые были наиболее близки к бизнесу SkyKick. Подача иска о нарушении ТМ в Европейский суд относилась к таким услугам как компьютерное программное обеспечение, хранение данных, телекоммуникационные услуги, услуги электронной почты и интернет-порталов.
Учитывая первое заключение CJEU, встречный иск SkyKick об отсутствии ясности и точности в отношении услуг был быстро отклонен.
В ходе разрешения спора в отношении товарных знаков в ЕС, было установлено, что компания SkyKick подавала заявки на свои торговые марки частично недобросовестно. В частности, было обнаружено, что компания Sky не собиралась использовать некоторые товары и услуги, которые были указаны в заявке на регистрацию (в предыдущих решениях обсуждались такие вопросы, как кнуты, отбеливатели, огнетушители и солнечные батареи). Не было также обоснования, что в дальнейшем предприятие будет предоставлять такие товары. Скорее, у компании Sky явно была продуманная стратегия получения широкой защиты товарных знаков на территории Европы, с тем чтобы не допустить использование таких же товаров и услуг другими компаниями.
Тем не менее, было установлено, что компания Sky может получить защиту для товаров и услуг в Европе, которые она, возможно, пожелают использовать в будущем.
Вывод
В результате всего этого, принимая во внимание нарушения, было установлено, что служба электронной почты SkyKick идентична службам электронной почты Sky. Кроме того, поскольку телекоммуникационные услуги включают телефонию, широкополосный доступ, Wi-Fi, электронную почту и обмен мгновенными сообщениями, существует некоторое сходство между продуктами SkyKick и некоторыми телекоммуникационными услугами Sky, за исключением услуг электронной почты.
Сопровождение специалиста
Владельцы технических (и других) брендов должны быть осторожны и указывать в своих заявках на регистрацию ТМ только те услуги или товары, которые действительно будут использоваться. Консультация специалиста по регистрации торговой марки в Европе поможет вам не допустить ошибок.
