На сегодняшний день, такой вариант, как регистрация торговой марки в США, пользуется огромной популярностью среди иностранных предпринимателей. И, хотя в системе товарных знаков Великобритании и ЕС присутствуют некоторые сходства, в американской системе действуют совершенно другие процедуры и правила, которые следует учитывать перед подачей заявки.
В данной статье, мы детально рассмотрим ключевые различия и этапы регистрации товарного знака в США.
Права третьих лиц
Самым важным фактом, который вам необходимо знать, является то, что в данной юрисдикции правами на товарный знак владеет не тот, кто первым подал заявку, а тот кто, первым воспользовался товарным знаком. Если вы решите подать заявку на регистрацию американской торговой марки без предварительного полного досмотра, тот, кто воспользовался ею ранее, может после оспорить вашу регистрацию и использование данной марки, даже если реестр торговых марок США уже одобрил вашу заявку.
Поэтому, важно провести тщательный поиск, перед использованием и оформлением заявки на регистрацию знака в США.
Выбор “основания для регистрации” ТМ
Тем, кто решает оформить заявку на товарный знак в США не через Международную систему подачи заявок, требуется подготовить четкое “основание для регистрации” ТМ.
В этом, заключается одно из основных отличий американской системы товарных знаков от систем Великобритании и ЕС, у которых отсутствуют строгие требования к процессу подачи заявок. Вместо этого, Великобритания требует подробного описания базового “намерения” для использования знака. В свою очередь, регистрация EUTM не требует заявления о намерении или фактическом использовании.
“Основания для регистрации” ТМ в США могут быть следующими:
- Подход “домашней регистрации”. Если вы уже зарегистрировали торговую марку в своей юрисдикции, например, в Великобритании или одной из стран Евросоюза, то вы можете использовать ее в качестве плацдарма для подачи заявки в США. Это один из самых простых способов. Однако обратите внимание, что ваша заявка в США должна быть эквивалентна заявке в вашей юрисдикции, с точки зрения покрываемых товаров и услуг.
- Подход “намерения для использования”. Если вы планируете зарегистрировать торговую марку в США и хотите заранее зарезервировать свое имя, то можете подать заявку на основе “намерения для использования”. Это может дать вам преимущество над возможными конкурентами. Тем не менее, вам потребуется доказать фактическое “использование” знака для соответствующих товаров и услуг в торговле США за ограниченный срок, прежде чем, регистрация будет завершена;
- Подход “использования”. Если вы уже используете конкретное название в США для продажи товаров или оказания услуг, вы можете подать заявку на основе этого “использования”. Недостаток подхода: заявители должны пройти через довольно длительный процесс указания дат первого использования в США и предоставления исчерпывающих образцов, демонстрирующих использование (например, изображение ТМ на упаковке или на рекламной продукции). Плюс подхода: сбор изначальной информации и внесение ее в публичный реестр, как правило, укрепляет положение заявителя, и снижает вероятность того, что регистрация ТМ в США будет оспорена третьей стороной по причине неиспользования.
Активные действия
После того, как вы оформили заявку на товарный знак в Америке, пора приступать к активным действиям.
Так же, как в Великобритании и ЕС, США применяют подход “используй это или теряй”. Если вы не используете свой товарный знак в торговле, третьи лица могут подать заявку на ее отмену. В Великобритании и других странах ЕС регистрация товарных знаков может быть отменена, если они не использовались в течение 5 лет после регистрации. В США аналогичный период составляет 3 года.
Регистрация товарного знака в Соединенных Штатах также требует “поддержания” ТМ в реестре, в особенности, подтверждения того, что вы используете этот знак каждые 5 лет. Это контрастирует с Великобританией и EUTM, где реестры не требуют, чтобы владельцы товарных знаков обновляли реестр с образцами использования.
Какое бы вы ни выбрали “основание для регистрации” (включая подачу международной заявки и указание США в качестве выбранной юрисдикции), владелец торговой марки должен предварительно подать декларацию об использовании (вместе с примерами использования) в период с 5 по 6 год, после прохождения регистрации, и еще раз между 9 и 10 годами до обновления.
В практическом плане, способ, которым владелец товарного знака использует знак в США, должен постоянно контролироваться.
Например, незначительные стилистические различия в том, как используется знак, могут привести к выводу, что первоначальная регистрация ТМ в Америке больше не может быть сохранена, поскольку, владелец не использует ее в зарегистрированной форме.
Точно так же, если сама ТМ оставалась неизменной, но товары и услуги, предоставляемые под этой маркой, периодически менялись, то спецификация может потребовать довольно частого пересмотра.
Выводы
Прежде чем подавать заявку на оформление товарного знака в Соединенных Штатах, необходимо должным образом поразмыслить над выбором оптимального “основания для регистрации”. В США не существует единой “лучшего” основания для подачи заявок. Вместо этого, подход к данной юрисдикции зависит от:
- Самого знака (насколько он описательный или отличительный);
- Планов заявителя касаемо рынка США;
- Бюджета.
Услуги юристов
Желающим зарегистрировать товарный знак в Америке, опытные юристы IQ Decision готовые предоставить полный пакет консультационных и сопроводительных услуг.
Для уточнения деталей, свяжитесь с нами по контактам, указанным ниже.
