Согласно действующему законодательству ЕС, подлинное использование является одним из необходимых условий для того, чтобы владельцы товарных знаков сохраняли действительность своей интеллектуальной собственности и возможность защиты прав на товарные знаки в Европейском Союзе. Таким образом, отсутствие подлинного использования может привести к аннулированию ТМ в Европе или отказу в регистрации торговой марки в ЕС. Учитывая высокие ставки для владельцев ИС, недавнее прецедентное законодательство ЕС может послужить ценным руководством в вопросе того, что представляет собой реальное использование товарных знаков и требования, связанные с ним.
Понятие «подлинное использование» и его критерии: регистрация ТМ в Европе
По истечение пяти лет с момента регистрации европейского товарного знака от его владельца может потребоваться продемонстрировать использование своего объекта интеллектуальной собственности для товаров и услуг, подпадающих под действие регистрации.
По требованию заявителя, подавшего возражение, или вступившего в дело о признании недействительности, владелец (более раннего) товарного знака обязан доказать подлинное использование или наличие надлежащих причин для неиспользования. В противном случае возражение или заявка на объявление недействительности ТМ должны быть отклонены.
Следовательно, подлинное использование представляет собой публичное использование товарного знака в соответствии с его существенной функцией, которая заключается в том, чтобы гарантировать идентичность происхождения товаров или услуг, для которых он зарегистрирован, с целью создания или сохранения выхода для этих товаров или услуг. Оценка того, является ли использование ТМ подлинным, не может ограничиваться лишь констатацией того, что торговая марка была использована в процессе торговли. Вместо этого такое ее применение должно быть связано с товарами и услугами, которые размещены на рынке или «вскоре будут проданы со всеми подготовительными работами, необходимыми для обеспечения безопасности потребителей».
Регистрация торговой марки в Европейском Союзе: критерии оценки
Что касается критериев оценки того, является ли использование ТМ в ЕС подлинным, должны быть определены все факты и обстоятельства, в частности:
- практика, считающаяся оправданной в соответствующей отрасли экономики в качестве средства сохранения или создания долей рынка для товаров или услуг, охраняемых товарным знаком;
- характер этих товаров или услуг;
- характеристики рынка;
- объем и частота использования ИС.
Общее правило заключается в том, что объем реализации товаров и услуг, реализуемых под зарегистрированным наименованием, должен анализироваться вместе с другими факторами, такими как:
- размеры бизнеса;
- отрасль экономики;
- маркетинговые возможности и характеристики товаров и услуг на соответствующем рынке.
Даже минимального использования может быть достаточно при условии, что оно считается оправданным в соответствующем секторе экономики.
Урегулирование спора в отношении торговой марки в ЕС
В недавнем деле Polfarmex SA против EUIPO товарный знак ЕС SYRENA был зарегистрирован, в частности, для товаров класса 12 (транспортные средства для передвижения по суше и запчасти к ним). В процессе отмены Постановления суда общей юрисдикции, при оценке подлинного использования товарного знака SYRENA в отношении гоночных автомобилей и электромобилей, относящихся к классу 12, Суд общей юрисдикции попытался провести расследование.
По мнению суда общей юрисдикции, такая категория, как гоночные автомобили, обладала определенными техническими характеристиками, что сделало гоночные автомобили менее пригодными для нормального, повседневного использования на дорогах и более дорогими по сравнению с большинством автомобилей частного пользования. Поэтому гоночные автомобили часто характеризовались относительно низким спросом и продажей ограниченного количества автомобилей. Суд общей юрисдикции пришел к выводу, что, учитывая специфику экономического сектора, предоставление бухгалтерских документов, содержащих данные о продажах и счета-фактуры, не является обязательным для целей установления подлинного использования. Наличие различных подготовительных задач и рекламных акций было признано достаточным для доказательства подлинного использования ТМ в отношении гоночных автомобилей, даже несмотря на то, что автомобили не продавались. Напротив, электромобили не предназначались для рынка настолько специфического, как гоночные автомобили, и поэтому критерии, касающиеся гоночных автомобилей, не могли применяться к электромобилям. Поэтому суд общей юрисдикции пришел к выводу, что представленных доказательств недостаточно для подтверждения использования товарного знака SYRENA для электромобилей.
Следовательно, невозможно определить в абстрактной форме, без учета всех релевантных фактов дела, какой количественный порог должен быть установлен для определения того, был ли товарный знак введен в подлинное использование. Несмотря на то, что даже минимальное использование товарного знака в Европе может быть достаточным для установления факта его функционирования.
Нужно ли доказывать подлинное использование для каждого товара или услуги, на которые распространяется действие товарного знака
Если вы хотите зарегистрировать ТМ в Европе в нескольких классах в ходе расследования по возможной потере защиты объекта интеллектуальной собственности стоит учитывать все нюансы. Установлено правило, что когда бренд зарегистрирован для товаров и услуг, для которых невозможно четкое разделение в пределах соответствующего класса, доказательство подлинного использования для этих товаров и услуг охватывает весь класс. Цель и/или предполагаемое использование товаров или услуг имеют фундаментальное значение для определения того, образуют ли товары или услуги целостную подкатегорию, которую можно рассматривать независимо.
В вышеупомянутом деле Polfarmex SA v EUIPO заявитель поставил вопрос о том, были ли доказательства, подтверждающие использование товарного знака SYRENA для гоночных автомобилей, достаточными для того чтобы доказать подлинное использование в отношении широкой категории автомобилей. Общий суд постановил, что назначение и использование гоночных автомобилей (товаров, в отношении которых установлено подлинное использование) отличалось от назначения и использования, применимых к транспортным средствам, предназначенным для перевозки водителя и пассажиров. Эти автомобили не пригодны для эксплуатации на дорогах общего пользования. Это даже запрещено с учетом специфических характеристик гоночных автомобилей. Поэтому цель такого использования явно отличается от цели использования других автомобилей. Общий суд пришел к выводу, что тот факт, что подлинное использование товарного знака было установлено только в отношении гоночных автомобилей, которые в силу своей разницы в назначении образуют независимую подкатегорию в рамках класса 12, недостаточен для того, чтобы показать использование в отношении всей категории автомобилей.
Заключение
После того как вы решили зарегистрировать торговую марку в ЕС и получили соответствующий сертификат, чтобы не потерять ее действительность нужно предоставить факты использования ТМ. В течение 5 лет (если не было произведено никаких действий в отношении использования) любая сторона может подать заявление на аннулирование товарного знака в Европейском Союзе. Поэтому крайне важно иметь какие-то доказательства в отношении того, что ваш объект интеллектуальной собственности не просто прошел авторизацию, но и активно эксплуатируется. Оценка в отношении общего использования состоит из разных факторов. Консультация по регистрации товарного знака в ЕС поможет вам узнать больше деталей в отношении того, как не допустить аннулирование европейской торговой марки.
