Недавнее решение Федерального суда в деле Trident Seafoods Corporation против Trident Foods Pty Ltd [2019] FCAFC 100 содержит указание на стандартный подход, необходимый для использования товарного знака в корпоративных группах.

Это важное решение является примером более здравого подхода со стороны Суда, учитывающего реалии того, как предприятия фактически работают в корпоративных группах, и принимающих сторону тех, кто планирует зарегистрировать корпоративный товарный знак или уже владеет таковым.

Например, для бизнеса чрезвычайно распространена практика держать свою интеллектуальную собственность в неторговой холдинговой компании в целях защиты активов. Это решение действительно делает эти структуры более приемлемыми для прав на товарные знаки.

Неопределенность все еще сохраняется, особенно в отношении дел «неправильного заявителя» в корпоративных группах.

Читать также:  Как защитить торговую марку

Общие сведения судебного прецедента

Дело Trident Seafoods Corporation против Trident Foods Pty Ltd касалось заявления о неиспользовании ТМ, которое было инициировано мировым дистрибьютором морепродуктов Trident Seafoods Corporation (Trident Seafoods) против Trident Foods Pty Limited (Trident Foods). Trident Foods, австралийская компания, которая продавала продукты питания в Австралии, владела двумя регистрациями товарных знаков для бренда TRIDENT в отношении товаров в классе 29 для мясных и рыбных продуктов. Trident Seafood - это американская корпорация, которая с 1973 года использует бренд TRIDENT SEAFOODS для свежих, консервированных и замороженных морепродуктов за рубежом.

Trident Seafoods подали заявку на регистрацию своего логотипа в 29 классе, но она была отклонена из-за причин ранее существующими регистрациями товарных знаков, принадлежащими Trident Foods. Это побудило Trident Seafoods подать заявку на неиспользование товарного знака в отношении ранее существовавших знаков, принадлежащих Trident Foods. 

Trident Seafoods впоследствии применил Закон в соответствии с s92 (4) (b) Закона о товарных знаках 1995 года, чтобы удалить торговый знак Trident Foods на том основании, что в течение непрерывного трехлетнего периода, знак не был использован в Австралии зарегистрированным владельцем.

Несмотря на тот факт, что Trident Foods владела обеими марками, сложность здесь заключалась в том, что с 2000 года и в течение соответствующего трехлетнего периода все продажи продуктов питания под марками осуществлялись материнской компанией компании, Manassen Foods Australia Pty Ltd. 

Полное решение Федерального суда

Сначала судья первой инстанции постановил, что не было никаких примеров «фактического контроля» со стороны Trident Foods над использованием Manassen торговых знаков TRIDENT.

Будучи не в состоянии доказать фактический контроль, из этого следовало, что торговые марки не использовались компанией Trident Foods в течение периода неиспользования и могли быть исключены из реестра.

Суд отменил решение первой инстанции и пояснил, что вопрос заключался не в том, контролирует ли одна компания другую, а в том, контролировала ли компания Trias Foods, несмотря на то, что дочерняя компания Manassen находилась в полной собственности, использование Manassen торговых марок.

Суд полного состава установил, что Trident Foods использовала товарные знаки в Австралии в течение соответствующего периода, поскольку использование товарного знака материнской компанией было разрешено для использования при регистрации товарных знаков Trident Foods в соответствии с разделом 8 (1) Закона.

Принимая это решение, было важно, чтобы у двух компаний были одни и те же директора, которые имели существенное участие в повседневной работе обеих компаний. Суд сделал вывод из доказательств того,

что две компании, следовательно, работали с единственной целью. Trident Foods владел товарными знаками, а Manassen продавал продукты под услугами/товарами товарного знака, тем самым используя их.

Trident Foods контролировала использование торговой марки  Manassen по причине того, что она владела товарными знаками, и у ее директоров, которые были общими для компаний, была одна общая цель — максимизировать продажи и повысить ценность бренда. Достижение одной и той же цели считалось наводящим на мысль о существовании фактического контроля, возложенного на Trident Foods.

Значение этого решения

Это решение является важным, поскольку оно, как представляется, приветствует более смягченный правовой подход к доказательству стандарта контроля, необходимого для подтверждения действительности товарного знака в корпоративных группах. Суд ввел критерий «единство цели», согласно которому он может сделать вывод, что

владелец товарного знака контролирует использование знаков, если доказательства показывают, что и владелец, и материнская компания работали над достижение единой цели.

 До этого решения прецедентное право требовало более формального подтверждения применяемых механизмов контроля. Это включало предпочтительный подход к реализации лицензии на товарный знак, который позволял зарегистрированному владельцу осуществлять контроль над использованием товарного знака лицензиатом. Кроме того, должна была быть активная программа соответствия, чтобы подтвердить фактический контроль. Это может включать в себя предоставление подробных образцов продукции/услуг и предоставление образцов продукции через регулярные промежутки времени для проверки и утверждения лицензиаром (см. Lodestar Anstalt v Campari America LLC (№ 2) [2016] FCAFC 92).

Таким образом, это подчеркивает ослабление стандарта, требуемого в отношении корпоративных групп, где существует единство цели между действиями тех, кто в корпоративной группе.

Однако Суд полного состава ясно дал понять, что обстоятельства этого дела кардинально отличались от прошлых дел, в которых не было никаких отношений между владельцем товарных знаков и лицом, использующим право, помимо лицензии. Исходя из этого, используя объекты, которые не имеют отношений с владельцем товарного знака, следует помнить, что они все равно должны регистрировать доказательства, которые могут быть использованы для демонстрации фактического контроля над использованием ТМ лицензиатом.

Выводы
Решение в деле Trident пролило свет на требования, касающиеся «разрешенного использования». Однако, несмотря на то, что в этом деле содержалось руководство по «разрешенному использованию», неопределенность по-прежнему сохраняется вокруг случаев «неправильного заявителя» в корпоративных группах.

Это было недавно подробно обсуждено в решении Pham 2017 года. До дела Pham ряд судебных решений приводил к большой путанице и неопределенности в отношении прав собственности на товарный знак и, в частности, времени, через которое право собственности проверяется.

Решение Pham попыталось прояснить эти вопросы, считая, что заявки на товарные знаки, поданные от имени организации, которая не имела права требовать владения на момент подачи заявки, будут недействительными и не имеющими законной силы. Одним из таких случаев, который впоследствии рассматривал и следовал за положением в Pham, было решение по делу Laminar Air Flow Pty Ltd v Registrar of Trade Marks [2017] FCA 1447. В этом случае владелец был подан неправильно. Утверждалось, опираясь на рассуждения Pham, что даже если владелец был введен неверно, он не имел права передавать права на торговую марку. Суд в деле Trident прямо не рассматривал принципы «неправильного заявителя», установленные Судом в Pham. Хотя можно утверждать, что некоторые из базовых принципов использования товарных знаков, установленных в Trident, могут применяться к ошибочным заявителям, сохраняется значительная неопределенность, и целесообразно по-прежнему учитывать принципы, изложенные в деле Pham.
Читать также:  Glenfiddich vs Glenfield: противостояние двух торговых марок

Еще одна заключительная область неопределенности, которая все еще остается после решения Trident, связана с определением уровня контроля, необходимого для случаев, которые находятся между обстоятельствами в Trident и Lodestar.

В случае с Lodestar выяснилось, что, если одна сторона является несвязанным зарегистрированным владельцем, а другая — авторизованным пользователем, необходимо продемонстрировать фактический контроль (часто через лицензионный договор на торговую марку и соблюдение программы соответствия). И наоборот, как и в случае с Trident, когда можно сделать вывод, что между двумя ТМ существует единая цель, этого может быть достаточно, чтобы предположить существование фактического контроля. 

Юристы IQ Decision UK не упускают из вида последние судебные дела в отношении споров между владельцами зарегистрированных торговых марок. 

Свяжитесь с намиLondon, UKМоскваКиев
Время работы: 09:00-19:00 мск
E-mail: one@iqdecision.com
Skype: IQ Decision
London +44 7562 787794,+44 (0) 1727 761874
Москва +7 958 581 52 95, +7 925 470 50 02 (Messengers)
Киев +38 067 193 11 17
Наш телеграм: @iqdecision
Kemp House, 160 City Road, EC1V 2NX
Номер телефона +44 7562 787794, +44 (0) 1727 761874
Садовническая ул., 14 стр. 2, 115035
Номер телефона +7 958 581 52 95, +7 925 470 50 02 (Messengers)
ул. Владимирская 48, 02000
Номер телефона +38 067 193 11 17