В стандартной ситуации регистрация торговой марки, торгового знака в Китае в случае с OEM не производится. Китайский производитель заключает договор о доверительном управлении с зарубежной компанией, которая владеет товарным знаком (-ами), иногда в Китае, но в большинстве случаев в других юрисдикциях. Китайские производители обязаны производить или обрабатывать продукцию в соответствии с требованиями этой зарубежной компании, прикреплять ее товарный знак (-и) и доставлять всю продукцию в другую страну, указанную этой зарубежной компанией, без продаж в Китае. Ситуация усложняется, когда товарные знаки зарубежной компании, зарегистрированные за пределами Китая, регистрируются третьей стороной, которая вообще не имеет отношения к зарубежной компании в Китае.

Согласно действующему закону в Китае нет четкого положения относительно того, является ли вышеупомянутый сценарий нарушением права на товарные знаки производителем OEM или зарубежной компанией против владельца зарегистрированных товарных знаков в Китае. 

Читать также:  Как действовать если у Вас отказ в регистрации ТМ в Китае

Вопрос может быть рассмотрен, по крайней мере, на двух уровнях: 

  • во-первых, является ли использование знака в деятельности ОЕМ таким использованием торгового знака,  как это определено в Законе о товарных знаках КНР; 
  • и если да, то являются ли упомянутые виды использования нарушением прав на торговую марку

Верховный народный суд КНР ответил утвердительно на оба вопроса в своем последнем решении: использование знака китайским производителем ОЕМ считается “использованием товарного знака”, как это предусмотрено Законом о товарных знаках КНР.

Компания H обладает зарегистрированными правами на товарный знак “HONDA” на транспортных средствах класса 12. Китайская компания произвела запчасти для мотоциклов при участии компании, которая зарегистрировала права на товарный знак над знаком “HONDAKIT” в Бирме. Китайский производитель использовал маркировку “HONDAKIT” на деталях транспортного средства (отчетливо обозначенных HONDA), и экспортировал всю продукцию в Бирму. Компания H подала иск против нарушения прав на товарный знак в отношении китайского производителя.

Ключевые выводы Верховного народного суда КНР:

  • деятельность китайского OEM — это предполагаемо нарушающая деятельность.
  • Деятельность OEM-производителя в Китае — использование товарного знака в КНР. Если знак помечен или каким-либо иным образом используется на продуктах и ​​такой знак может сыграть роль в определении источника происхождения, его следует рассматривать как “использование товарного знака”. 
  • С развитием электронной коммерции экспортируемые продукты могут также вернуться в Китай, и китайские потребители, скорее всего, будут в контакте с такими продуктами. Поэтому, аргумент о том, что предполагаемая контрафактная продукция не была продана в Китае (торговая марка не была доступна китайскому покупателю) не обоснованный. Нарушение прав на ТМ констатировано.
  • Субъективное намерение предполагаемого нарушителя не имеет отношения к установлению нарушения прав на товарный знак. Ни фактический доступ потребителя к предполагаемым контрафактным продуктам, ни фактическая путаница не являются необходимыми условиями для установления нарушения прав на товарный знак.
  • использование “HONDAKIT” китайским производителем должно рассматриваться как “использование торговой марки”. Деятельность китайского производителя представляет собой нарушение прав на торговую марку в Китае, потому что товары, знаки похожи, что порождает путаницу среди потребителей.

Суд подчеркнул, что при рассмотрении дел, связанных с нарушением прав на торговые марки иностранных производителей, должен в полной мере учитывать ситуацию внутреннего и международного экономического развития, проводить конкретный анализ.

До рассмотрения дела “HONDAKIT” Верховный народный суд КНР принимал разные решения в контексте регистрации и защиты прав на торговую марку, практика была неопределенной.

Например, в деле MUJI суд указал, что товарный знак может функционировать в качестве идентификатора источника только в процессе рыночного обращения товаров. 

Заграничная сторона поручила производителям в Китае производить товары, отнесенные к классу 24, только для экспорта, и все рекламные акции проводились за пределами материкового Китая. Поэтому используемый им знак не должен признаваться в качестве “товарного знака, использованного ранее и имеющего определенное влияние”, как это предусмотрено в статье 31 Закона о товарных знаках КНР.

В деле о нарушении прав на товарный знак “PRETUL” Верховный народный суд подтвердил свое мнение о том, что в ОЕМ не было никакого использования товарного знака и, как следствие, нарушение прав на товарный знак не должно быть установлено.

В частности, SPC указал, что замки не были проданы на китайском рынке, то есть логотип не будет служить идентификатором источника в Китае. Не было никакой возможности, чтобы соответствующая публика в Китае могла запутаться и ошибочно полагать, что указанные замки с логотипом “PRETUL” были произведены владельцем внутренней торговой марки.

Используемый логотип не может ни идентифицировать источник происхождения.  Поэтому логотип, используемый китайским производителем, не является товарным знаком, торговой маркой.

Главным выводом SPC в предыдущей судебной практике было то, что использование товарных знаков, которые не определяют источник происхождения, не будет вводить в заблуждение или вызывать путаницу у покупателей. 

Читать также:  4-й пересмотр Закона "О торговых марках" в Китае

Современные тенденции в регистрации и защите прав интеллектуальной собственности в Китае: последнее решение в деле HONDA в значительной степени будет влиять на будущую практику.

Изучив практику, можно сделать вывод, что решения могут быть разными в каждом конкретном случае. Чтобы точно знать, будет ли использование товарного знака в КНР нарушением прав интеллектуальной собственности, нужно заказать услуги юриста в сфере интеллектуальной собственности. Только качественные юридические услуги, основанные на глубоком изучении современных правовых способов защиты прав, обеспечат надежный тыл.

Свяжитесь с намиLondon, UKМоскваКиев
Время работы: 09:00-19:00 мск
E-mail: one@iqdecision.com
Skype: IQ Decision
London +44 7562 787794,+44 (0) 1727 761874
Москва +7 958 581 52 95, +7 925 470 50 02 (Messengers)
Киев +38 067 193 11 17
Наш телеграм: @iqdecision
Kemp House, 160 City Road, EC1V 2NX
Номер телефона +44 7562 787794, +44 (0) 1727 761874
Садовническая ул., 14 стр. 2, 115035
Номер телефона +7 958 581 52 95, +7 925 470 50 02 (Messengers)
ул. Владимирская 48, 02000
Номер телефона +38 067 193 11 17

Оставить заявку

user icon

Имя обязательно для заполнения

user icon
user icon
comment icon Добавить комментарий
arrow right

Данные не будут переданы третьим лицам

Заявку успешно отправлено!

Что-то пошло не так

Интересует консультация по данному вопросу?

Оставив заявку, вы получите:

apply Интересующую вас информацию
apply Строгую конфиденциальность
apply Ответ профильного специалиста
telegram icon viber icon skype icon whatsapp icon