В стандартной ситуации регистрация торговой марки, торгового знака в Китае в случае с OEM не производится. Китайский производитель заключает договор о доверительном управлении с зарубежной компанией, которая владеет товарным знаком (-ами), иногда в Китае, но в большинстве случаев в других юрисдикциях. Китайские производители обязаны производить или обрабатывать продукцию в соответствии с требованиями этой зарубежной компании, прикреплять ее товарный знак (-и) и доставлять всю продукцию в другую страну, указанную этой зарубежной компанией, без продаж в Китае. Ситуация усложняется, когда товарные знаки зарубежной компании, зарегистрированные за пределами Китая, регистрируются третьей стороной, которая вообще не имеет отношения к зарубежной компании в Китае.
Согласно действующему закону в Китае нет четкого положения относительно того, является ли вышеупомянутый сценарий нарушением права на товарные знаки производителем OEM или зарубежной компанией против владельца зарегистрированных товарных знаков в Китае.
Вопрос может быть рассмотрен, по крайней мере, на двух уровнях:
- во-первых, является ли использование знака в деятельности ОЕМ таким использованием торгового знака, как это определено в Законе о товарных знаках КНР;
- и если да, то являются ли упомянутые виды использования нарушением прав на торговую марку.
Верховный народный суд КНР ответил утвердительно на оба вопроса в своем последнем решении: использование знака китайским производителем ОЕМ считается “использованием товарного знака”, как это предусмотрено Законом о товарных знаках КНР.
Компания H обладает зарегистрированными правами на товарный знак “HONDA” на транспортных средствах класса 12. Китайская компания произвела запчасти для мотоциклов при участии компании, которая зарегистрировала права на товарный знак над знаком “HONDAKIT” в Бирме. Китайский производитель использовал маркировку “HONDAKIT” на деталях транспортного средства (отчетливо обозначенных HONDA), и экспортировал всю продукцию в Бирму. Компания H подала иск против нарушения прав на товарный знак в отношении китайского производителя.
Ключевые выводы Верховного народного суда КНР:
- деятельность китайского OEM - это предполагаемо нарушающая деятельность.
- Деятельность OEM-производителя в Китае - использование товарного знака в КНР. Если знак помечен или каким-либо иным образом используется на продуктах и такой знак может сыграть роль в определении источника происхождения, его следует рассматривать как “использование товарного знака”.
- С развитием электронной коммерции экспортируемые продукты могут также вернуться в Китай, и китайские потребители, скорее всего, будут в контакте с такими продуктами. Поэтому, аргумент о том, что предполагаемая контрафактная продукция не была продана в Китае (торговая марка не была доступна китайскому покупателю) не обоснованный. Нарушение прав на ТМ констатировано.
- Субъективное намерение предполагаемого нарушителя не имеет отношения к установлению нарушения прав на товарный знак. Ни фактический доступ потребителя к предполагаемым контрафактным продуктам, ни фактическая путаница не являются необходимыми условиями для установления нарушения прав на товарный знак.
- использование “HONDAKIT” китайским производителем должно рассматриваться как “использование торговой марки”. Деятельность китайского производителя представляет собой нарушение прав на торговую марку в Китае, потому что товары, знаки похожи, что порождает путаницу среди потребителей.
Суд подчеркнул, что при рассмотрении дел, связанных с нарушением прав на торговые марки иностранных производителей, должен в полной мере учитывать ситуацию внутреннего и международного экономического развития, проводить конкретный анализ.
До рассмотрения дела “HONDAKIT” Верховный народный суд КНР принимал разные решения в контексте регистрации и защиты прав на торговую марку, практика была неопределенной. Например, в деле MUJI суд указал, что товарный знак может функционировать в качестве идентификатора источника только в процессе рыночного обращения товаров. Заграничная сторона поручила производителям в Китае производить товары, отнесенные к классу 24, только для экспорта, и все рекламные акции проводились за пределами материкового Китая. Поэтому используемый им знак не должен признаваться в качестве “товарного знака, использованного ранее и имеющего определенное влияние”, как это предусмотрено в статье 31 Закона о товарных знаках КНР.
В деле о нарушении прав на товарный знак “PRETUL” Верховный народный суд подтвердил свое мнение о том, что в ОЕМ не было никакого использования товарного знака и, как следствие, нарушение прав на товарный знак не должно быть установлено.
В частности, SPC указал, что замки не были проданы на китайском рынке, то есть логотип не будет служить идентификатором источника в Китае. Не было никакой возможности, чтобы соответствующая публика в Китае могла запутаться и ошибочно полагать, что указанные замки с логотипом “PRETUL” были произведены владельцем внутренней торговой марки. Используемый логотип не может ни идентифицировать источник происхождения. Поэтому логотип, используемый китайским производителем, не является товарным знаком, торговой маркой. Главным выводом SPC в предыдущей судебной практике было то, что использование товарных знаков, которые не определяют источник происхождения, не будет вводить в заблуждение или вызывать путаницу у покупателей.
Современные тенденции в регистрации и защите прав интеллектуальной собственности в Китае: последнее решение в деле HONDA в значительной степени будет влиять на будущую практику.
Изучив практику, можно сделать вывод, что решения могут быть разными в каждом конкретном случае. Чтобы точно знать, будет ли использование товарного знака в КНР нарушением прав интеллектуальной собственности, нужно заказать услуги юриста в сфере интеллектуальной собственности. Только качественные юридические услуги, основанные на глубоком изучении современных правовых способов защиты прав, обеспечат надежный тыл.
