В деле Supermac против McDonald’s, торговая марка МакДоналдса в ЕС «Mc» («Мак») была частично отменена после подачи заявления ирландской сети ресторанов быстрого питания Supermac. Ранее мы уже сообщали об отмене товарного знака «Биг Мак» в ЕС, но, похоже, на этом история не заканчивается. И если вы планируете зарегистрировать торговую марку в Европе, полезным будет узнать дальнейшие подробности этого громкого дела.

По утверждениям Supermac, известный префикс не использовался по-настоящему в отношении товаров и услуг, охватываемых регистрацией торговой марки, в течение непрерывного пятилетнего периода после регистрации. Это решение служит очередным напоминанием всем, кто собирается зарегистрировать товарный знак в ЕС о том, что каким бы сильным ни был элемент брендинга, владелец должен иметь возможность продемонстрировать и представить доказательства использования товарного знака.

Вводная информация

Аннулировать товарный знак ЕС можно при подаче заявки в EUIPO, если товарный знак не использовался в ЕС по-настоящему в течение непрерывного пятилетнего периода по отношению к товарам или услугам, на которые он был зарегистрирован.

Если третье лицо подало заявку на аннулирование товарного знака, владелец товарного знака должен доказать, что он действительно использовал товарный знак или что есть веская причина для его неиспользования.

15 марта 2012 года МакДоналдс зарегистрировал слово «Мс» в отношении различных продуктов питания. 11 апреля 2017 года Supermac подал запрос на аннулирование торговой марки МакДоналдс в ЕС. Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда эти две компании сталкиваются в споре относительно регистрации торговых марок в ЕС.

Решение

Принимая решение, Отдел отмены рассмотрел широкий список письменных доказательств МакДоналдса, в том числе письменные показания различных адвокатов с изложением информации, такой как:

  • Информацию о чистом обороте;
  • Расходы на рекламу и продажи;
  • Выдержки с сайтов по всему Евросоюзу;
  • Годовые отчеты корпорации МакДоналдс;
  • Общественные опросы.

Отдел аннулирования постановил, что доказательства продемонстрировали подлинное использование торговой марки в ЕС в соответствующий период (с апреля 2012 года по апрель 2017) и на соответствующей территории для некоторых товаров, на которые распространяется торговая марка МакДоналдс.

Однако Отдел также постановил, что МакДоналдс не предоставил каких-либо доказательств, подтверждающих степень или характер использования торговой марки, которые требовались для установления факта подлинного использования торговой марки.
В частности, убедительным был довод Supermac относительно фактора «характера использования», а именно того, что МакДоналдс не предоставил достаточного доказательства в поддержку подлинного использования «Mc» в качестве отдельного знака. Тем не менее, согласно свидетельствам, знак обычно использовался в качестве префикса.

Отдел Отмены скептически отнесся к тому, что МакДоналдс полагается на выдвинутые доказательства, которых на поверку оказалось недостаточно, чтобы показать, что добавление других терминов не изменило отличительный характер знака «Мс» так, чтобы можно было назвать это подлинным использованием.

В итоге, все сошлось к тому, что использование «Мс» в качестве префикса было не доказано МакДоналдсом в достаточной мере. Решение привело к частичному аннулированию товарного знака.

Заключительное слово
Очевидно, решение является отличным напоминанием владельцам торговых марок, а также лицам, которые только планируют зарегистрировать ТМ в ЕС, вести полный учет использования торговой марки на случай действий конкурентов по отзыву ТМ за неиспользование – независимо от того, насколько хорошо известен бренд.

Если у вас возникли какие-либо вопросы относительно затронутой в статье темы, обсудить пути их решения, вы можете с юристами IQ Decision UK в рамках проведения персональной консультации. Обращаем ваше внимание, что наши специалисты также оказывают услуги по сопровождению клиентов во время регистрации торговых марок, получения патентов, защиты прав на интеллектуальную собственность и т.д.

Читать также:  Процедура избежания и разрешения споров по FIDIC-2017

Чтобы узнать больше о наших услугах, а также записаться на консультацию, обращайтесь к нам напрямую, любым удобным для вас способом, по указанным в форме ниже контактам.

Свяжитесь с намиLondon, UKМоскваКиев
Время работы: 09:00-19:00 мск
E-mail: one@iqdecision.com
Skype: IQ Decision
London +44 7562 787794,+44 (0) 1727 761874
Москва +7 958 581 52 95, +7 925 470 50 02 (Messengers)
Киев +38 067 193 11 17
Наш телеграм: @iqdecision
Kemp House, 160 City Road, EC1V 2NX
Номер телефона +44 7562 787794, +44 (0) 1727 761874
Садовническая ул., 14 стр. 2, 115035
Номер телефона +7 958 581 52 95, +7 925 470 50 02 (Messengers)
ул. Владимирская 48, 02000
Номер телефона +38 067 193 11 17