Прежде чем начать сделку M&A в технологическом секторе в США, необходимо провести комплексную проверку компании перед приобретением. Due diligence интеллектуальной собственности (ИС) американской компании включает:
- анализ соглашений предприятия с сотрудниками, подрядчиками по вопросам создания и владения ИС;
- анализ других связанных с ИС соглашений, например, соглашений об исследованиях и разработках, о производстве, об уступке прав;
- определение любых исков или споров, связанных с интеллектуальной собственностью;
- обзор процедур разработки программного кода;
- анализ активов и оборудования в области информационных технологий (ИТ);
- анализ выполнения целевой компанией коммерчески обоснованных программ ИТ на предмет известных существенных уязвимостей для оценки их соответствия отраслевым стандартам;
- проверку соответствия целевого предприятия законам о защите данных.
Комплексная проверка технологических слияний и поглощений в США имеет несколько ключевых отличий. В частности, покупатель при заключении сделки по слиянию технологических компаний в Соединенных Штатах должен проверить существенные контракты на интеллектуальную собственность и ИТ, чтобы определить, включают ли они положения об изменении контроля или недопустимости уступки прав. В Штатах правила, регулирующие возможность передачи лицензий на ИС, зависят от применимого законодательства штата.
Если сделка по покупке технологических активов американской компании не включает всех сотрудников или активы ИС, относящиеся к приобретенному бизнесу, покупатель должен проявить достаточную осмотрительность, чтобы подтвердить отсутствие риска.
Регистрируемая ИС
Планируя начать технологическую сделки M&A в Соединенных Штатах, стоит учесть, что:
- патенты подлежат регистрации в Ведомстве по патентам и товарным знакам (USPTO) и для такой защиты требуется выдача патента;
- авторские права можно зарегистрировать в Бюро регистрации авторских прав;
- зарегистрировать товарный знак в США можно в USPTO и в государственных/местных ведомствах по товарным знакам;
- коммерческая тайна не подлежит регистрации;
- доменные имена могут быть зарегистрированы у регистраторов доменных имен (обязательная регистрация).
Что касается коммерческих секретов, ноу-хау и другой незарегистрированной интеллектуальной собственности, покупатели должны подтвердить право собственности.
Регистрация залоговых прав на технологические активы компании в США
Залоговые интересы при заключении технологической сделки M&A в Соединенных Штатах предоставляются в отношении ИС и технологических активов в соответствии с Единым торговым кодексом (UCC), который регулирует интересы безопасности в «общих нематериальных активах» (включая интеллектуальную собственность).
Покупателями обычно проводится комплексная проверка залоговых прав технологической компании в США посредством поиска залогов и обеспечительных интересов UCC, а также поиска в базах данных USPTO и Бюро регистрации авторских прав. Проверка требуется, чтобы определить, есть ли какие-либо активные и невыпущенные залоговые права, зарегистрированные в отношении активов интеллектуальной собственности целевой организации. Если финансирование выплачивается в связи с предполагаемой сделкой, стороны соглашаются, что любые обеспечительные интересы, поддерживаемые таким финансированием, будут высвобождены при завершении транзакции.
Комплексная проверка интеллектуальной собственности сотрудников
Комплексная проверка, проводимая в отношении ИС, созданной сотрудниками и подрядчиками в контексте проведения сделки M&A в сфере технологий США, включает анализ трудовых договоров. Она необходима для того чтобы определить, владеет ли целевая компания интеллектуальной собственностью, созданной сотрудником/подрядчиком, и является ли такая ИС существенной для фирмы.
Кроме того, если вы планируете заключить сделку по слиянию компаний в секторе технологий в США, важно учесть, что законы нескольких штатов (включая Калифорнию) ограничивают объем служебных изобретений, которые могут подлежать передаче. Они требуют, чтобы определенные законодательные уведомления были включены в соглашения, направленные на передачу служебных изобретений.
Передача лицензированной ИС
Предпринимателям, заинтересованным в проведении сделки по приобретению технологической компании в США, будет полезно знать, что в соглашении, где содержится двусмысленность в отношении возможности уступки, анализ будет зависеть от:
- применимого законодательства;
- характера лицензируемой ИС;
- является ли лицензия исключительной или неисключительной;
- является ли предполагаемая сделка уступкой в соответствии с применимым законодательством.
Если в лицензии ИС ничего не говорится о возможности уступки, то суды США определяют, что в рамках заключения сделки по слиянию технологических компаний в Соединенных Штатах при отсутствии уравновешивающих обстоятельств, которые могут привести к существенным неблагоприятным последствиям для лицензиата, лицензиар имеет право уступить права без согласия лицензиата.
Неисключительные лицензии, в которых ничего не говорится о возможности переуступки, признаются судами Штатов не подлежащими переуступке лицензиатом без согласия лицензиара.
Проверка ПО
Due diligence программного обеспечения технологической компании в США включает:
- определение того, кто создал исходный код (т.е. сотрудники или подрядчики), и проверка любых соглашений, регулирующих разработку такого исходного кода;
- подтверждение мер конфиденциальности, предпринятых для защиты любого кода и несанкционированного доступа к нему;
- проверка любых политик и процедур с открытым исходным кодом (включая проверку сканирования исходного кода).
В зависимости от существенности программного кода, характера транзакции и целевой отрасли, компании могут предоставлять сканирование кода в ходе комплексной проверки технологических сделок M&A в США.
Прочая комплексная проверка
- Искусственный интеллект
Поскольку системы искусственного интеллекта (ИИ) могут быть способны производить более сложные и инновационные продукты и услуги, стоит учитывать, как будет определяться авторство в тех случаях, когда интеллектуальная собственность является результатом системы ИИ. Например, суды США могут отказать в выдаче патентов или защиты авторских прав на изобретения или произведения, созданные системами ИИ. С другой стороны, если целевая компания использует систему ИИ, которая принимает решения, приводящие к ущербу, неясно, как будет распределяться ответственность. Следовательно, необходимо оценивать и распределять риски, связанные с активами ИИ, во время due diligence сделки по слиянию и поглощению в секторе технологий в США, в которых активы искусственного интеллекта являются ключевой частью потенциально приобретенного бизнеса.
- Интернет вещей
Интернет вещей (IoT) относится к подключенным устройствам, которые способны собирать и анализировать огромные объемы данных. В процессе проведения комплексной проверки технологической компании в США перед покупкой следует рассмотреть, являются ли данные, собранные устройством IoT, личными данными, и если да, были ли лица, о которых собираются такие данные, уведомлены и дали согласие на их сбор, анализ и использование.
Вывод
Нельзя не оценить важность надлежащего внимания к интеллектуальной собственности и технологиям, включая программное обеспечение, в проектах комплексной проверки активов технологической компании в США, где бизнес объекта в значительной степени зависит от информационных технологий.
В результате того, что новые технологии стали неотъемлемой частью функционирования предприятий, поскольку они вносят значительный вклад в создание конкурентных преимуществ, их надлежащий анализ в ходе due diligence американской технологической компании перед приобретением имеет важное значение.
Заказать консультацию по проведению due diligence при заключении сделок M&A в США вы можете у специалистов IQ Decision UK по контактам, указанным на сайте.
